关于专利法第三十三条“专利申请文件的修改”的适用

　　专利法第三十三条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

　　在北京知识产权法院近期审理的一起涉马库什化合物的发明专利行政案件中，专利权人在无效宣告程序中删除了技术方案的部分内容，判决中对于上述修改是否符合专利法第三十三条规定的问题进行了阐述。

　　01、背景知识小卡片

　　上述关于修改超范围的法律适用重点在于对申请文件修改应该限制在申请日完成的发明创造的范围之内，背后的法理是先申请原则。

　　因专利权在公告授权后，产生了公众对其公开范围的信赖利益，在无效宣告程序中应以不能扩大权利要求请求保护的范围为前提，对修改的方式进行严格限定，因此，无效宣告程序中修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。

　　其中，技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案。

　　如何正确理解“并列的技术方案”的删除，在不同技术领域仍会有呈现出一定的特殊性，尤其是化学、医药、生物领域的马库什权利要求，最高法院在(2016)最高法行再41号行政判决书中对马库什权利要求定性为“马库什要素的集合，而不是众多化合物的集合，具有共同性能和作用的一类化合物”，因此对其修改必须给予严格限制，允许对其进行修改但不能因为修改而产生新性能和作用的一类或单个化合物，但是同时也要充分考量个案因素。

　　02、案例

　　涉案专利授权公告时的权利要求书如下：

　　“1.一种用于聚合物的添加剂组合物，其中包括：

　　组分A：80wt%-99.99wt%的具有式(I)所示结构的二烷基次膦酸盐，

　　其中，R1，R2相同或不同，表示为乙基、丙基和/或丁基;

　　M为Mg、Ca、Al、Zn、Fe;

　　m为2至4;

　　组分B：0wt%-20wt%具有式(Ⅱ)所示结构的烷基膦酸盐，

　　其中，R3表示为乙基、丙基和/或丁基;

　　M为Mg、Ca、Al、Zn、Fe;

　　m为2至4;

　　组分C：0wt%-0.9wt%具有式(Ⅲ)所示结构的膦酸盐;

　　其中，R3表示为H;

　　M为Mg、Ca、Al、Zn、Fe;

　　m为2至4;

　　组分B不为0wt%，且A、B和C组分的总和始终为100wt%。

　　原告在口审时提交修改文本：

　　1.将权利要求1和10中的“R1、R2相同或不同，表示为乙基、丙基和/或丁基”修改为“R1、R2相同，表示为乙基”;

　　2.将权利要求1中的组分C的含量改为大于0wt%-0.9wt%。

　　问题来了，专利权人在无效宣告程序中在本案中的马库什权利要求做上述修改是否符合专利法第三十三条的规定呢?

　　北京知识产权法院经审理后认为:

　　首先，涉案专利的权利要求1中所限定化合物中的组分A、B、C均为由马库什方式限定的技术特征，其组合而成的化合物权利要求是典型的化学领域的马库什权利要求。

　　其次，对马库什权利要求进行修改时，亦原则上应以整个权利要求，而非该权利要求中所包括的具体化合物作为修改对象。

　　权利要求1和10中对化合物的限定除了R1、R2以外，还有M、m、R3等多个变量，删除其中某个变量的部分可选项，不仅不属于并列技术方案的删除，而且会形成在原有权利要求的保护范围内的新选择。

　　因此，原告的该项主张中未将马库什权利要求视为一个技术方案，而是将其视为若干具体化合物的集合，该主张对马库什权利要求性质的理解有误，本院不予支持。

　　此外，0wt%-0.9wt%是一个完整的数值范围，其端值与其他范围之间并不构成并列技术方案，放弃端点“0wt%”的取值也不属于技术方案的删除，而且导致了权利要求请求保护的范围扩大，该修改不符合专利法第三十三条的规定。

　　故原告的上述主张没有法律依据，本院不予支持。

　　来源：审判一庭 　作者：朱蕾